[판례] 발명자 한 명의 실종이 특허 전체를 무효로 만든 사례: Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc.

 

미국 시장 진출을 준비하는 한국 제약·바이오 기업이라면, 미국 특허를 확보하는 것은 사업 전략의 출발점입니다. 기술수출(라이선스 아웃), 현지 파트너십, 투자 유치 모두 미국 특허의 유효성을 전제로 합니다.

그런데 2026년 4월, 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 특허권자에게 매우 불편한 질문을 던졌습니다.

"당신의 특허에 발명자가 빠져 있지는 않습니까? 그리고 그 사람을 지금도 찾을 수 있습니까?"

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사건 개요: Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc.

CAFC는 2026년 4월 2일 이 사건에서 선례적(precedential) 판결을 선고하였습니다. 사안을 간략히 정리하면 다음과 같습니다.

Fortress Iron은 자사 특허를 근거로 경쟁사 Digger Specialties를 상대로 침해소송을 제기하였습니다. 그런데 소송 과정에서 특허 출원 당시 발명에 실질적으로 기여한 중국 공급업체 직원 2명(Alfonso Lin, Hua-Ping Huang)이 발명자 명단에서 누락된 사실이 드러났습니다.

Fortress는 서둘러 이를 정정하려 했습니다. Lin은 소재가 확인되어 공동발명자로 추가하는 데 성공했습니다. 그러나 Huang은 2016년 퇴사 이후 연락처를 남기지 않아 끝내 찾을 수 없었습니다.

결론은 단호했습니다. 특허 2건 전부 무효가 되었습니다.

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왜 고칠 수 없었나

미국 특허법 35 U.S.C. § 256은 발명자 기재 오류를 사후에 정정할 수 있는 구제 조항입니다. 이 중 § 256(b)는 법원 명령에 의한 정정을 규정하고 있으며, 이를 위해서는 모든 '관련 당사자(party concerned)'에게 통지하고 의견을 청취해야 한다는 전제 조건이 있습니다.

정정에 앞서 모든 '관련 당사자(party concerned)'에게 통지하고 의견을 청취해야 합니다.

이번 판결에서 CAFC는 발명자 본인도 '관련 당사자'에 해당한다는 점을 명시적으로 확인하였습니다. 법원은 그 이유를 다음과 같이 설명했습니다.

발명자로 이름이 올라가는 것은 법적·재정적·소유권적 결과를 수반하며, 발명자는 이에 대해 이의를 제기할 권리를 갖는다.

Huang에게 통지할 방법이 없는 이상, 구제 조항의 적용은 처음부터 불가능하였습니다. Lourie 판사는 판결문에서 다음과 같이 선언하였습니다.

"발명자 기재가 잘못되어 있고 법에 따라 정정할 수 없는 특허는 무효이다."

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한국 제약·바이오 기업에게 왜 중요한가

이 판결이 난간 제품 특허에 관한 것임에도 한국 제약·바이오 업계가 주목해야 하는 이유는 특히 제약바이오 기업은 미국 특허 취득을 목표로 하는 경우가 많기 때문입니다. 즉, 한국 제약·바이오 기업의 기술이전 계약에서 미국 특허는 라이선스 대가 산정의 핵심 자산이 되기 때문입니다. 미국 파트너나 투자자는 해당 특허의 유효성을 당연한 전제로 삼습니다.

또한, 제약바이오 기업은 외부 연구기관과의 협업이 많고 중요하기 때문입니다. CRO·CMO, 대학 연구실, 해외 공동연구 파트너가 연구에 기여하는 과정에서 발명에 실질적으로 기여한 인물이 발명자 명단에서 누락되는 경우가 실제로 발생합니다. 특히 해외 CRO 직원, 공동연구 파트너의 대학원생, 계약 만료 후 이직한 연구원은 몇 년 후 소재 파악이 어려워질 수 있습니다.

결국 문제는 추후 소송에서 드러날 수 있습니다. Fortress 사건처럼, 발명자 기재 오류는 대부분 침해소송이 시작된 이후 상대방의 무효 주장을 통해 수면 위로 올라옵니다. 그 시점에는 이미 정정이 불가능한 상태일 수 있습니다.

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미국 진출 전 반드시 점검해야 할 사항

계약 단계: CRO·CMO, 공동연구 파트너와의 계약에 발명자 결정 협력 의무 조항을 명시하십시오. 계약 종료 후에도 발명자 확인 절차에 협력할 의무와 연락처 유지 의무를 포함하는 것이 바람직합니다.

연구 진행 중: 외부 기여자가 기술적 핵심 아이디어를 제안한 경우 이메일, 실험 노트, 회의록 등으로 즉시 문서화하고 특허 담당 변호사/변리사에게 보고하십시오.

미국 출원 전: 청구범위가 확정된 시점에서 각 청구항별로 기여자를 재검토하고, 발명자 후보자 전원의 현재 연락처를 확보해 두십시오.

기술수출·라이선스 실사 시: 대상 특허의 발명자 결정 경위 문서, 발명자 전원의 서약서(inventor declaration), 그리고 누락된 발명자가 있을 경우 현재 소재 파악 가능 여부를 반드시 확인하십시오.

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마치며

Fortress v. Digger 판결은 미국 특허 실무의 냉혹한 현실을 보여줍니다.

미국에서는 발명자를 찾을 수 없으면, 특허를 고칠 수 없습니다. 고칠 수 없으면, 특허는 무효입니다.

미국 시장 진출을 준비하는 한국 제약·바이오 기업이라면, 발명자 관리를 출원 전 마지막 단계의 체크박스가 아니라 연구 시작 시점부터 가져가야 할 리스크 관리 항목으로 인식하셔야 합니다. 지금 보유하고 계신 미국 특허 또는 출원 중인 특허의 발명자 명단을, 지금 바로 점검해 보시기 바랍니다.

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본 포스팅은 법률 정보 제공을 목적으로 작성되었으며, 구체적인 법률 자문을 대체하지 않습니다. 개별 사안에 대한 문의는 WL LAW로 연락 주시기 바랍니다.

참조 판례: Fortress Iron, LP v. Digger Specialties, Inc., No. 2024-2313 (Fed. Cir. Apr. 2, 2026) 관련 법령: 35 U.S.C. § 256(a), (b)

출처: U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit 원문 URL: https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-2313.OPINION.4-2-2026_2670424.pdf