[판례] 제약·바이오 영문 라이선스 계약의 로열티 시점 분쟁

1. 사건의 배경

Genentech Inc.(이하 “Genentech”)는 2004년 Biogen MA Inc.(이하 “Biogen”)과 항체 제조기술에 관한 Cabilly 특허군 라이선스 계약을 체결하였습니다.
이에 따라 Biogen은 해당 특허기술을 활용하여 다발성경화증(Multiple Sclerosis) 치료제 Tysabri (성분명 Natalizumab) 을 제조·판매하고, 매출액(net sales)에 비례한 로열티를 Genentech에 지급하기로 하였습니다.

문제는 Cabilly 특허가 2018년 12월 18일 만료된 이후에도 Biogen이 이전에 제조된 Tysabri 재고를 계속 판매한 점이었습니다.
Genentech은 “제조 시점에 특허기술이 사용된 제품이라면 판매 시점이 특허 만료 이후라도 로열티 지급의무가 존속한다”고 주장하였고, Biogen은 “판매 시점이 특허 만료 후이므로 로열티 지급 근거가 없다”고 항변하였습니다.

이 사건은 특허 만료 후 판매된 제품에 로열티 지급의무가 남는지 즉, 이른바 ‘Tail Royalty(꼬리 로열티)’ 문제를 직접적으로 다룬 사례로 주목받았습니다.

2. 주요 쟁점

1. 로열티 발생 시점 기준의 불명확성
   계약서 문언은 “manufacture”, “use”, “sell” 중 어느 시점을 로열티 발생 기준으로 정하는지 명확히 규정하지 않았습니다.
   이에 따라 특허 만료 이후 판매분에 대한 지급 의무 여부가 계약 문언만으로는 판단하기 어려웠습니다.
   
   
2. 특허 만료 후 판매된 재고의 처리
   Biogen은 특허 존속기간 중 제조된 제품이라 하더라도, 특허권이 소멸한 이후 판매된 경우에는 로열티 의무가 없다고 주장하였습니다. 반면 Genentech은 계약서 상 ‘Licensed Product’ 의 정의가 특허기술을 이용해 제조된 제품 자체를 대상으로 하므로, 제조 시점을 기준으로 봐야 한다고 주장하였습니다.
   
   
3. 계약 조항의 모호성과 외부 증거 허용 여부
   계약 문언이 양측 모두의 해석에 ‘합리적으로 수용 가능(reasonably susceptible)’하다고 판단될 경우, 미국 법원은 외부 증거(extrinsic evidence)를 통해 당사자의 의도와 업계 관행(custom and practice)을 참작할 수 있습니다. 본 사건에서도 양측의 내부 이메일, 회계자료, 매출 예측 자료 등이 법원의 판단에 활용되었습니다.
   
   

3. 법원의 판단

(1) 절차적 경과

2025년 7월, 배심원단이 평결에 이르지 못하자 법원은 mistrial(무효 재판)을 선언하였습니다.
이후 담당판사는 직접 심리하여 2025년 9월 최종 결정을 선고하였습니다.

(2) 주요 판단 내용

• 법원은 계약 문언이 양측 해석 모두에 합리적으로 적용될 수 있다고 보고, 외부 증거 검토를 허용하였습니다.
• Biogen 내부의 재무예측자료에 따르면, 특허 만료 이후에도 Tysabri 판매분에 대한 로열티 지급을 예상한 정황이 확인되었습니다.
• 또한 업계 관행상, 특허기술을 이용해 제조된 제품이 특허 만료 후 판매되더라도 로열티를 지급하는 사례가 존재함을 인정하였습니다.
• 이와 같은 사정들을 종합하여 법원은 “제조 시점에 특허기술이 적용된 제품이라면, 판매 시점이 특허 만료 후라도 로열티 지급의무가 존속한다”고 판단하였습니다.

(3) 판결 결과

Biogen은 Genentech에 미지급 로열티 및 이자 포함한 금원을 지급하라는 판결을 받았습니다.

4. 한국 제약·바이오 계약 실무 시사점

1. 로열티 기준 시점을 명확히 규정해야 합니다.
   계약서 작성 시 로열티 발생 시점을 ‘제조’, ‘출하’, ‘판매’, ‘허가’ 등 중 명확히 정해야 합니다. 이 부분이 모호할 경우 본 사건과 같은 분쟁이 발생할 수 있습니다.
   
   
2. Tail Royalty 조항을 설계해야 합니다.
   특허 만료 후에도 판매될 가능성이 있는 바이오의약품 등의 제품은, 특허 만료 후 로열티 지급 기간과 감면율을 사전에 정해 두는 것이 바람직합니다.
   
   
3. 조항의 모호성을 줄이고 해석 합의서를 활용해야 합니다.
   계약 체결 시 조항의 모호함을 줄이기 위해 해석 합의서(interpretation memorandum)를 첨부하는 방식으로 보완할 필요가 있습니다.
   
   
4. 재고 및 판매 보고 체계를 강화해야 합니다.
   제조와 판매 사이에 시차가 존재하는 제약 제품의 특성상, 재고 관리 및 판매 보고 의무를 명확히 하고 감사권(audit right)을 계약서에 포함해야 합니다.
   
   
5. 업계 관행을 문서화하는 것이 중요합니다.
   법원이 업계 관행(custom and practice)을 계약 해석의 보조 근거로 활용할 수 있음을 명확히 했습니다. 계약 협상 단계에서 관련 관행 근거를 내부 문서로 정리해 두는 것이 분쟁 대응에 유리합니다.