특허가 있어도 협상이 흔들리는 이유 — 라이선싱·기술이전 실무에서 반복되는 세 가지 IP 문제

들어가며

라이선싱이나 기술이전 협상을 앞두고 법률 자문을 의뢰하시는 분들께 저는 처음에 항상 같은 질문을 드립니다.

"핵심 특허, 누가 소유하고 있습니까?"

대부분은 당연하다는 듯 답합니다. "저희 회사 이름으로 되어 있습니다." 그런데 실제로 들여다보면, 그 답이 완전히 맞지 않는 경우들이 종종 발견되고 있습니다. 예를 들어, 발명자의 양도 계약/서명이 빠져 있거나, 국가 과제로 만들어진 기술인데 해외 이전 요건을 검토한 적이 없거나, 대학으로부터 도입한 기술의 계약서에 상대방이 절대 동의하지 않을 조항이 숨어 있는 경우입니다.

문제는 이런 사항들이 협상 과정에서 우리가 아닌 상대방에 의해 발견된다는 것입니다. 그 순간부터 협상의 주도권은 넘어갈 수 있습니다.

이 글은 제가 실무에서 반복적으로 목격하는 세 가지 상황을 중심으로, 협상 전에 반드시 정비해 두어야 할 IP 사항을 정리한 것입니다.

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첫 번째 순간: "이 특허, 정말 귀사 것이 맞습니까?"

글로벌 파트너와의 라이선싱 협상에서 상대방 법률팀이 가장 먼저 하는 작업 중 하나가 특허의 소유권 이전 경위를 처음부터 끝까지 추적하는 것입니다. 등록원부는 물론이고, 그 뒤에 있는 서류들을 함께 봅니다.

국내 바이오텍에서 이 과정에 해당하는 유형은 크게 세 가지입니다.

하나는 대학이나 출연연에서 스핀아웃한 기업에서 발생하는 직무발명 승계 절차의 흠결입니다. 「발명진흥법」상 직무발명을 완성한 종업원등은 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 서면으로 통지하여야 하며, 사용자 등은 사전 계약·근무규정의 유무 및 대통령령으로 정하는 기간 내의 승계 의사 통지 여부에 따라 해당 직무발명에 대한 권리를 승계할 수 있습니다. 다만, 사용자등이 정해진 기간 내에 승계 여부를 알리지 않은 경우에는 승계를 포기한 것으로 간주됩니다. 창업 과정이 빠르게 진행되다 보면 이러한 절차가 완료되기 전에 특허가 출원되는 경우가 생깁니다. 특허는 등록되어 있는데, 소유권의 연속성에 공백이 있는 상황입니다.

또 하나는 국가 R&D 과제로 만들어진 기술입니다. 「국가연구개발혁신법」에 따라 국가 지원을 받아 창출된 연구개발성과(지식재산권 포함)는 원칙적으로 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 소유하며, 연구개발기관이 이를 실시하거나 기술료를 징수하는 경우 해당 사업을 지원한 중앙행정기관의 장에게 기술료의 일부 또는 수익의 일부를 납부하여야 합니다. 또한, 보안과제로 분류된 연구개발성과의 경우 보안사항 누설·유출이 금지되며, 연구개발과제 협약에서 정한 조건에 따라 해외 이전이 제한될 수 있습니다. 이 사실을 모른 채 해외 파트너와 독점 라이선스 조건을 논의하다가 뒤늦게 드러나면, 협상 구조 자체를 다시 짜야 하는 상황이 됩니다.

마지막으로 창업자가 이전 직장이나 공동 연구기관에서 수행한 연구를 기반으로 한 발명입니다. 이 경우 해당 기관이 공동 발명이나 직무발명을 이유로 권리를 주장할 여지가 있는지, 협상 전에 반드시 짚고 넘어가야 합니다.

협상 전 점검 순서는 단순합니다. 핵심 특허 패밀리 각각에 대해, 발명자 확정에서 시작해 직무발명 신고 및 승계 완료 여부, 국가 과제 연관성, 양도증서 등기까지 순서대로 확인하는 것입니다. 이 과정이 갖춰져 있으면 상대방의 첫 번째 질문에 막히지 않습니다.

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두 번째 순간: "이 특허, 우리가 원하는 기간 동안 유효합니까?"

특허가 존재한다는 사실과 그 특허가 협상에서 실질적인 가치를 갖는다는 것은 다른 이야기입니다. 상대방은 두 가지를 봅니다. 이 특허가 경쟁자를 실제로 막을 수 있는 범위인가, 그리고 그 보호가 우리가 필요한 기간 동안 유지되는가입니다.

청구항의 범위는 라이선싱 협상에서 로열티 수준을 결정하는 직접적인 변수입니다. 화합물 계열 전체를 포괄하는 포괄적 청구항과 특정 제형 하나만을 커버하는 협소한 청구항은 협상 테이블에서 전혀 다른 무게를 가집니다. 조성물 특허 외에 방법 청구항이 있는지도 중요합니다. 조성물 특허가 만료된 이후에도 독점적 지위를 유지할 수 있는 추가 레이어가 되기 때문입니다.

존속 기간은 라이선싱 계약의 로열티 지급 기간, 마일스톤 구조, 독점 실시 여부를 설계할 때 기준점이 됩니다. 파트너 입장에서는 독점 실시 기간과 특허 존속 기간이 맞물리지 않으면 계약의 매력도가 크게 떨어집니다.

이때 활용할 수 있는 제도가 특허 존속 기간 연장입니다. 한국 「특허법」 제89조는 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따른 허가·등록에 필요한 유효성·안전성 시험 등으로 인하여 실시할 수 없었던 기간에 대하여 최대 5년까지(다만, 허가·등록을 받은 날부터 14년을 초과할 수 없음) 특허권의 존속기간 연장등록을 허용하며, 이는 의약품·농약 등 대통령령으로 정하는 발명에 한하여 한 차례만 인정됩니다. 미국도 동일한 구조의 제도를 운영하고 있으나 허가 기간 산정 방식에서 차이가 있어, 글로벌 라이선싱을 목표로 하는 기업이라면 국내외 연장 전략을 미리 설계해 두어야 합니다.

협상 전에 핵심 파이프라인의 예상 허가 시점과 특허 만료일을 한 장의 표로 정리해 두십시오. 이것의 유무에 따라 상대방이 여러분의 IP 관리 수준을 평가하는 방식이 달라집니다.

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세 번째 순간: "그런데 이 기술, 저희한테 재실시할 수 있습니까?"

글로벌 파트너가 관심을 보이고 조건 협의가 진전되고 있는데, 검토 과정에서 "잠깐, 이 기술 원래 어디서 도입하셨어요?"라는 질문이 나오는 경우가 있습니다. 그리고 원 계약서를 꺼내 보면, 재실시가 원 라이선서의 사전 동의 없이는 불가능하다는 조항이 발견됩니다.

국내 대학 기술지주회사나 출연연으로부터 기술이전을 받은 기업이라면, 원 계약서에 이런 구조적 제약이 숨어 있을 가능성을 항상 열어두어야 합니다.

실무에서 반복되는 문제는 세 가지입니다.

실시 허용 범위 제한은 특정 적응증이나 질환 영역에만 실시를 허용하는 조항입니다. 파이프라인의 적응증을 확장하거나 플랫폼 기술을 다른 영역에 적용하려 할 때, 계약이 그 가능성을 원천 차단하고 있는 경우입니다.

경영권 변동 조항은 M&A 협상에서 가장 늦게, 가장 치명적으로 발견됩니다. 기업이 인수될 경우 라이선스가 자동으로 소멸하거나 원 라이선서의 동의가 필요하다는 조항이 있다면, 인수 가격 산정 자체가 흔들릴 수 있습니다.

재실시 권리의 제한은 앞서 언급한 상황입니다. 글로벌 파트너에게 권리를 넘기려 할 때 원 계약이 이를 허용하지 않는다면, 파트너십 구조 전체를 다시 설계하거나 원 라이선서와 재협상 테이블을 먼저 열어야 합니다.

해결책은 협상을 시작하기 전에 먼저 보는 것입니다. 보유한 모든 도입 라이선스 계약의 실시 허용 범위, 경영권 변동 조항, 재실시 권리, 해외 이전 제한 여부를 목록으로 만들어 두십시오. 그리고 문제가 있다면, 새로운 협상이 시작되기 전에 원 라이선서와의 재협상을 먼저 끝내는 것이 순서입니다.

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본 글은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 개별 사안에 대한 법률 자문을 구성하지 않습니다.