[영문계약] 라이센스 계약(Licensing Agreement) 기초 (2)

안녕하세요, 이전 포스팅(https://www.woojinleelaw.com/48)에서는 기술 라이센싱(Technology Licensing)과 지식재산(Intellectual Property), 그리고 라이센스 계약(License Agreement)의 기초 개념에 대하여 설명을 드렸습니다.
이번 포스팅에서는, 라이센스 계약의 주요 조항에 대하여 간략히 살펴보도록 하겠습니다.

라이센스 계약은 해당 기술 분야, 실시하고자 하는 지식재산권의 종류, 당사자간 관계 등이 다양한 환경에서 체결될 수 있어, "One size fits all" 의 개념이 적용되지 않고, 각 계약마다 그 환경과 협상내용을 면밀히 고려한 작성이 필수적인 계약입니다. 그럼에도 불구하고, 우선 주로 논의되는 조항을 아래와 같이 간략히 살펴보도록 하겠습니다.

(1) Exclusive/ Nonexclusive Agreement (라이센스의 배타성 여부)

라이센스에 배타성을 부여할 것인지의 문제인데요, 예를 들어 특허의 경우, 배타성의 유무에 따라 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 수 있겠습니다. 전용실시의 경우에는 오직 라이센스를 허여받은 자만 허여받은 범위 내에서 배타적인 기술의 사용이 가능하게 되어, 실시를 허여한 자도 그 사용이 제한되는 특징이 있습니다. 이러한 특징 때문에 배타성이 없는 통상실시권을 허여하는 계약들에 비하여 다소 라이센스 대금이 높게 책정될 수도 있고, 간혹 매출이 적게 발생하거나 발생되지 않을 경우에 대비하여 'minimum payment'(최소 마일스톤이나 로열티 등)가 합의되는 경우들도 있습니다. 배타적 사용을 허락하는 경우 라이센서(라이센스를 허여하는 자)의 입장에서는 자칫 기술이 라이센시(라이센스를 허여받은 자)가 기술을 활용하거나 상업화하지 않을 경우 기술을 사장시키는 리스크를 안게 되기 때문입니다. 따라서 내 기술의 산업적 가치와 지속성, 경쟁관계를 고려하여 라이센스의 특징을 결정하는 것이 중요하겠습니다.

(2) 라이센스의 범위

아마도 다음에서 소개되는 라이센스 대금과 더불어 라이센스 계약에서 가장 중요한 협상 내역에 포함될 것으로 예상이 됩니다. 
라이센스의 범위는 대표적으로 다음과 같은 문구를 활용하여 결정하게 됩니다.

(사용례)
Licensor grants the Licensee, an exclusive, royalty-bearing license under the Patent Rights, with the right to grant sublicenses, in the Field of Use, in the Territory, to make, have made, import, use, have used, offer for sale, sell, and have sold the Product.

위 예시 문장에서 볼드체로 밑줄쳐진 단어를 살펴보면, 라이센서가 허여하고자 하는 라이센스의 범위를 확인해볼 수 있습니다. 위 (1)에서 설명드린 Exclusivity, 로열티의 발생 여부, 재실시권(sublicense) 설정 여부, 분야의 한정 여부(Field of Use), 실시의 지리학적 범위(Territory), 그리고 라이센스 제품과 관련하여 라이센시에게 허용된 행위의 범주(make,have made, import 등)가 기재되어 있기 때문입니다.

이들의 각 구체적인 사용에 대하여는 다음 포스팅에서 구체적으로 설명하도록 하겠습니다만, 중요한 것은 위 예시 문장에서 단어 하나하나의 정의와 쓰임새가 라이센스 계약에서 정의조항으로 규정이 되어야 상호 해석상 분쟁이 없는 거래를 진행할 수 있다는 것입니다.


(3) 라이센스의 대금

라이센스 대금은 Upfront, Milestone 그리고 로열티로 구성이 되는 경우가 대부분인데요, 간혹 마일스톤과 로열티와 관련하여 최소 지불 금액을 결정하는 경우도 있습니다. 로열티는 산업분야마다 조금 다른 특징은 있으나, 일반적으로 라이센시의 경험이나 협상에 따라 3%에서 10% 사이로 이루어지는 경우가 많이 보입니다.
또한 산업분야마다 마일스톤의 지표나 목표 달성여부의 해석, 그리고 로열티 상승의 구간설정에 있어서 다른 경향을 보이긴 하나, 라이센서의 기술에 대한 가치평가, 라이센시의 상업화 능력, 정부 인가나 허가의 필요성의 유무에 따라 구체적인 협상을 통하여 상호 합리적인 대금을 기재하시는 것이 바람직하겠습니다.

(4) IP의 소유권과 비침해 조항

라이센시 입장에서는 라이센서의 지식재산권이 라이센서의 소유이며 제3자의 지식재산권을 침해하지 않는다는 보증조항을 포함시키는 것이 유리할 수 있습니다. 추후 상업화를 위한 단계에서 제3자와 원치않는 분쟁에 휘말리는 것을 방지하고 소송으로부터 낭비되는 시간과 자원을 보호하기 위함입니다. 간혹 라이센서가 소유하는 특허에 대하여 비침해여부를 확신하지 못하는 경우도 많이 있는데요, 이 경우 보증을 받지 못하는 경우, 라이센서가 라이센시가 제3자로부터 받는 공격에 대한 보호나 보전을 할 수 있도록 Indemnification 규정을 확인하는 것이 필요하겠습니다. 다만, Indemnification의 내용에서 그 대상이 defend하는 비용까지 포섭하는지의 검토가 중요하겠습니다.


(5) 비밀유지 조항

여느 계약에서도 그 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없겠지만, 라이센스 계약에서는 혹 전달되는 기술문서의 내용이나 자문의 내용이 목적하는 바 (계약서 내 Purpose 확인 필요)의 범주 내에서만 활용이 되고, 혹 라이센시가 타 기술을 개발하는 데에 사용되지 않도록 확인하시는 것이 필요합니다. 


(6) 관련 계약 및 프로젝트 개발 계획에 대한 기재

기초1 포스팅에서도 말씀드렸지만, 라이센스 계약은 대부분 Technology Transfer, 공동연구개발 계약 등과 같은 부수적이거나 병렬로 진행되는 프로젝트에 기한 계약이 추가로 발생하게 되는 경우가 많이 있습니다. 따라서, 이의 종합적인 관리를 위한 Joint Steering Committee의 존재나, 프로젝트 개발 계획 그리고 이에 부수하여 체결되는 계약의 간략한 내용을 첨부문서로 남겨두는 것이 바람직합니다.

 

이상 본 포스팅에서는 라이센스 계약에서 검토되어야할 주요 조항이나 협상내역을 간략히 살펴보았는데요, 이는 각 기술, 산업분야, 당사자간 관계에 따라 면밀한 검토와 협상이 필요한 내역들입니다.

블로그 포스팅으로는 일반적 검토 사항만을 논의 할 뿐 구체적으로 모든 검토 내역을 담기는 어렵지만, 가장 중요한 것은 라이센스 계약을 작성시 다양한 상황에 대한 가정적 검토를 통해 발생할 수 있는 분쟁을 대비할 수 있는 조항을 작성하시는 것이 필요하다는 것입니다.