[지식재산] 특허 침해 경고에 대한 대응 절차

 

안녕하세요, 이번 포스팅은 최근 한 중소기업이 타기업으로부터 특허 침해 경고장/내용증명을 송부받아 이에 관한 자문을 요청해 주셔서 대응방안을 모색하던 중, 이에 관한 간략한 대응 절차를 소개해드리기 위해 작성하게 되었습니다. 대부분 이러한 경고장이나 내용증명을 송부받으시는 경우 당황하시어 내용을 구체적으로 살펴보시지 못하는 경우도 있는데요, 하기 안내해드리는 항목을 참고하시어 문서의 내용과 특허 침해 여부, 침해한 경우 대응 전략 또는 화해방안을 신중히 검토하셔야겠습니다. 물론 하기 항목의 순서나 방식은 경우에 따라 변동될 수 있겠으나, 전체적인 검토의 방향을 잡으시는 데에 활용하시는 것이 좋겠습니다.

특히, 2019.7.9.부터 고의적으로 특허를 침해한 경우 손해액의 최대 3배까지 배상하도록 하는 ’3배 배상제도‘가 시행되면서, 기업들은 타인의 특허를 침해하지 않도록 보다 세심한 주의를 기울여야하며, 경고장을 수령한 후에도 침해 행위가 지속된 경우에는 고의적 침해로 판단될 가능성이 높기 때문에, 전문가의 의견서를 확보하는 등 적절한 대응이 이뤄지는 것이 중요합니다.

■ 경고장/ 내용증명 내용의 상세한 분석

1. 특허권의 특정, 유효성 여부 : 침해가 주장되고 있는 해당 특허권이나 기술이 특정되어 있으며, 등록원부상 유효한 특허인지 검토가 필요합니다. 특히, 침해 제품의 특정이 잘 되어 있지 않은 경우 상대방에게 이를 요청하실 수도 있겠습니다.

2. 침해 근거 분석: 침해 근거는 전문가의 판단이 필요할 수 있는 부분이나, 우선 서류에서 주장하는 침해의 근거나 주장에 대해 숙지할 필요가 있습니다.

3. 상대방의 요구사항 분석: 상대방이 침해에 대응하여 요구하는 사항이 침해의 중지인지, 손해배상의 청구인지, 라이센스의 제안인지, 상기 요구사항에 대한 기한이 설정되어 있는지 확인하셔야겠습니다. (답변의 빠른 송부가 의무사항은 아니나, 전문가의 검토가 필요한 경우 형식적 답변 전달 후 전문가와 상담을 진행하시는 것이 바람직하겠습니다)

■ 침해성 판단

1. 특허 침해 여부 및 증거 검토: 사내 전문가 또는 외부의 전문가(변리사, 변호사)의 조력 하 상대방이 주장하는 특허의 침해가 발생하였는지 판단이 선행되어야합니다. 상대방이 제시하는 증거가 있는 경우 증거의 신뢰성이나 진위 여부 판단을 통한 검토가 필요하겠습니다.

2. 침해성 판단의 구체적 요건

(1) 상대방의 특허권이 유효할 것
(2) 발명의 동일성이 인정되어야 하며, 발명의 구성·목적·효과를 대비하여 판단합니다.
(3) 상대방의 특허권이 업으로서 실시일 것
(4) 실시의 위법성(실시권 기타 정당한 권원 없는 실시)이 인정될 것

 

■ 무효 사유 검토

만일 상기 [■ 침해성 판단, 2. 침해성 판단의 구체적 요건]의 모든 조건을 충족하여 상대방의 특허에 대한 침해가 인정되더라도 혹 상대방의 특허가 무효사유를 가지고 있다면 소송에서 항변으로 제기할 수 있겠습니다.

1. 특허법상 특허의 신규성이나 진보성이 결여되어 있는지, 상대방 특허의 명세서, 심사자료, 선행발명 등의 검토가 필요합니다.

2. 이외 특허의 무효항변 사유 (금반언, 선발명의 항변, 부제소 특약 등)의 확인이 필요합니다.

■ 경고장에 대한 답변 전략

1. 상기 [■ 경고장/ 내용증명 내용의 상세한 분석]에 안내드린 바, 사실상 가장 중요한 것은 '상대방의 요구사항 분석'이 되겠습니다. 침해가 발생하였는지에 대한 판단도 물론 중요하지만, 이를 현재 사업을 유지하면서 상대방과 윈윈하는 전략이 있을 수는 없는지, 비즈니스 피해를 최소화하기 위해 취해야 할 방안이나 전략은 무엇인지에 대한 검토가 상당히 중요합니다.

2. 답변서의 실질적 내용 작성을 위해서는 안내해드린 바와 같이 전문가의 감정과 검토가 가장 중요하겠습니다. 즉, 전문가의 의견 하, 혹 상대방이 '특허 트롤 (patent troll)'은 아닌지, 상대방 특허의 무효화 방안은 없는지 살펴보아 특허 침해성 여부 판단 뿐 아니라 보다 넓은 시각에서의 대응 전략을 세워야합니다.

3. 답변서의 형식적 검토를 위해서는 작성자를 대리인 선임을 통한 전문가(변리사나 변호사)로 할지, 대표자/담당자로 진행할지, 회신 기한이나 방식의 결정, 감정서의 첨부 여부 등의 검토가 필요하겠습니다. 

■ 기타 검토

상기 언급드린 바와 같이 최근 경고장 수령 후에도 특허침해행위가 지속되는 경우에는 형법상 특허권 침해죄의 고의가 인정될 수 있고, 고의 침해에 대한 3배 배상제도가 신설되어 제품의 생산 중단, 회피설계 방안 등의 검토가 필요할 수 있습니다. 또한 침해가 인정되는 경우, 전략으로서의 라이선스 협상, 크로스라이선스 성립 여부, 소송시 합의로 분쟁 종결 가능성  여부가 검토가 되어야합니다.

 

이상 특허침해 경고에 대한 대응방안의 일반적인 검토 내용을 살펴보았습니다만, 각 케이스마다 적용 방식이나 순서는 상당히 달라질 수 있겠습니다. 특히 침해 상대방과 거래처이거나, 관계사이거나, 경쟁사인 경우, 혹은 기존 체결한 계약이 있는 경우 등 상대방과의 히스토리에 따른 면밀한 분석을 통해 비즈니스의 피해를 최소화할 수 있는 방안을 모색하여야 할 것입니다.